（一）“可隐藏送风口的空调器”专利无效系列案件

请求人宁波奥克斯空调有限公司（以下简称“奥克斯公司”）就专利权人广东美的制冷设备有限公司（以下简称“美的公司”）的一项名称为“可隐藏送风口的空调器”的201220387259.2号实用新型专利权向专利复审委员会提出无效宣告请求。专利复审委员会经审理做出如下认定：（1）新颖性认定：权利要求1与证据2存在区别技术特征，包括了内板、盖板驱动装置的位置、盖板驱动装置的构成，且上述技术特征不属于公开技术，因此权利要求1具备新颖性；（2）创造性认定：基于区别技术特征，该专利权利要求1为解决相应的技术问题采用的技术方案是：采用内板构造为前板提供足够的支撑，并提供一种结构简单的盖板驱动装置。请求权人提供的证据3-5作为现有技术，它们的驱动构造的具体结构与该专利的盖板驱动装置不同，因此证据3-5不能向本领域的一般技术人员给出采用上述区别特征解决相应技术问题的技术启示。因此，权利要求1具备创造性。据此，专利复审委员会做出了维持该专利有效的决定。³

请求权人奥克斯公司不服第34885号审查决定，向北京市知识产权法院提起了行政诉讼。一审法院经审理认定：（1）权利要求1虽具有新颖性，但区别特征仅为驱动件直接连接在本体上，而认定证据2公开的框架板相当于该专利的内板，证据2公开的基座相当于本体；（2）权利要求1不具有创造性。他认为，权利要求1相对于证据2的区别技术特征在于驱动件连接在本体上，其所要解决的技术问题是如何连接盖板装置的驱动件。权利要求1中限定驱动件直接连接到本体上与证据2驱动件通过内板间接连接到本体的结构均是本领域一般技术人员的常规选择，即不具有非显而易见性，因此权利要求1不具有创造性。据此北京知识产权法院做出了撤销第34885号审查决定的判决。⁴

该专利的专利权人美的公司和专利复审委员会均不符一审决定向北京市高级人民法院提起了上诉。北京市高院经审理认定：赞同复审委员会总结的该专利区别技术特征以及基于该区别技术特征所要解决的问题和采取的技术方案。它认为，首先，该专利针对的是送风口竖直设置的立式空调器，其技术构思的起点是针对现有技术中立式空调器的前面板经空调器的凉热风直吹导致其容易松落的现象，基本技术思路是在换热组件与前面板之间设置内板。证据2公开的是一种空气调节设备自动门开关装置，其凉热风是上下流动而非该专利中的左右流动，故证据2不存在该专利所要解决的技术问题，在结构上并不存在该专利的内板或与内板对应的装置；其次，证据2-5并未公开内板，在未公开内板的情况下，证据3-5无法实现“本体安装在内板上”的技术特征。据此，二审法院认为权利要求1具有创造性，做出了撤销一审判决的判决。⁵

通过复审、一审和二审，对于专利的创造性的判断发生了巨大的转变。其中一审法院对该专利的创造性持相反观点，主要是由于对内板和本体作为区别技术特征的否认。一审法院在判断创造性时存在将技术特征单独判断、字面判断的问题，没有结合关联技术特征，也没有放置于技术整体中进行判断，导致了创造性判断的失误。其中二审法院的判断思路值得借鉴。它在判决理由的第一点引入了技术构思这一概念，清晰明确地表明了该专利和现有文件在所解决的技术问题上的差异。

也正是因为一审法院没有认清该专利所要解决的具体技术问题，在与对比文件进行具体技术特征对比时才会出现偏差。该专利所要解决的主要技术问题是传统立式空调的前面板经冷热风直吹容易脱落的问题。该专利的内板位于前面板后侧用于支撑前面板，本体是盖板驱动装置的组成部分，设置在前面板和内板之间的内板表面，本体内有滑动轨道，滑动件放置于滑动轨道上并与送风口盖板连接。驱动件在滑动轨道上移动就能改变送风口的位置。根据权利要求可知该专利的上述零件之间既独立又有关联，共同作用下才能控制送风口的开闭，解决传统空调前面板容易脱落的问题。而证据2是空调自动门开关装置，其说明书记载的发明目的是为了减少成本并通过减少部分零件是其安装更简便。因此证据2所要解决的技术问题是不同于该专利的，而证据2中也不存在起到解决前面板容易脱落问题的内板和本体。

上述案例中，发明构思对专利创造性的判断起到了一定作用，令人疑惑的是三步法是判断专利创造性的传统的办法，因其简单易行在专利的审查中被广泛应用。那么发明构思与三步法之间存在什么关系呢？它又能否在三步法的判断中提供一定程度的帮助呢？

（二）发明构思在三步法中的作用

根据《专利法》第22条第3款的规定，在发明的创造性判断，需要从是否具有突出的实质性特点和显著的进步这两个方面判断，其中实质性特点的判断相对比较重要，实务中运用也十分频繁。《专利审查指南》中判断发明是否具有突出的实质性特点，就是判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明对比现有技术是否具有非显而易见。而相对于现有技术是否显而易见的判断通常使用三步法进行判断：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。在三步法的第三步判断过程中，《专利审查指南》中指出：要确定现有技术整体上是否存在某种技术启示。⁶这种技术启示似乎与发明构思相似，但是确实针对不同对象的判断，技术启示针对的是现有技术能否给出将区别技术特征加以应用解决技术问题的启示，而发明构思针对的是发明和现有技术两者的技术方案用来解决技术问题遵循的思路的对比。可以说前者是从现有技术为出发点进行考虑，而后者以发明为出发点进行考虑。学界持有的普遍观点是发明构思是对三步法判断创造性的补充，在三步法的判断中需要加入对发明构思的考量，方能克服三步法判断的固有缺陷。

三步法判断的每一步都存在一定缺陷，因此三步法虽提供了创造性判断的简便易行的方法，但是也容易导致审查员或法官教条式地僵化运用三步法。主要存在如下缺陷：一是确定最接近的现有技术错误，现有的审查规定中预设了很多的确定最接近现有技术的参考指标，其中最常被使用的是公开了发明的技术特征的数量。而这一指标极易容易导致审查员机械地孤立地判断，将权利要求中的技术特征与现有文件中的公开技术特征逐一比较，缺乏对发明和对比技术整体上的发明构思的理解；二是认定发明解决的技术问题错误，当许多区别技术特征存在时，审查员独立审查各个特征时，容易错误判断主要的区别技术特征，从而在无关紧要的区别技术特征中推导出所要解决的技术问题；三是在判断是否显而易见时，因为审查员提前看到了发明，之后才查看对比文件，就很难形成对是否存在技术启示的客观认识，容易掺杂自己主观性的判断。⁷以上三步法的固有缺陷，使创造性的判断容易陷入孤立、片面的误区，从而影响创造性判断的结果。因此，有必要在三步法判断的过程中引入发明构思，从整体上对发明所要解决的技术问题进行把握。

发明构思可以弥补三步法的缺点，重要的原因在于两者之间存在的差异具有互补性。三步法侧重于技术方案各区别技术特征的独立比较，发明构思则侧重于发明的技术方案的整体比较；三步法以结果为导向，明确了发明的结果后判断发明的技术特征是否属于现有技术，发明构思以过程为导向，关注发明人针对存在的技术问题从现有技术出发到发明技术方案的思维过程。因此，如果将发明构思引入到三步法中，创造性的判断无疑无更科学和客观。⁸

首先需要明确的点是发明构思不是对三步法判断创造性的替代，三步法现在仍是经过世界各国实践检验的最容易实施的最具合理性的发明创造性检验办法。因此本文需要探究的发明构思在创造性判断中的使用方法应当是如何对辅助三步法审查创造性的使用方法。

（一）“餐馆服务系统”专利无效案

在专利复审和无效审理部发布的2019年度复审无效十大案件中，其中“餐馆服务系统”专利权无效请求宣告案中，国家知识产权局的对被请求专利的创造性判断就围绕发明构思展开。该案涉及的餐馆服务系统专利主要是在餐厅厨房和顾客用餐区之间搭设轨道，直接从厨房将准备好的饭菜和饮料通过利用重力的作用在轨道上滑动，运送到顾客的餐桌上，从而省去了服务员上菜的人力成本。从对比技术证据1也是通过轨道运输饭菜和饮料的专利发明，区别在于证据1仅将饭菜和饮料从厨房运送至服务台，从服务台到餐桌仍由服务员派送。对于本专利与证据1相比是否具有创造性成了审查的重点。审查决定的决定要点是：本专利权利要求的技术方案与证据相比，具有不同的技术问题、技术手段和技术效果，属于不同的发明构思，并且本领域技术人员在该证据的基础上也无法在其知识和能力范围内显而易见地得到权利要求的技术方案，则该技术方案具有创造性。⁹可见，国家知识产权局在认定该审查专利权的发明构思与现有技术的差别时，从技术问题、技术手段和技术效果三个不同角度入手，这对准确认定发明构思的差异具有重要意义。这些层面也与《专利审查指南》中创造性判断的方式相吻合，技术问题在三步法中第二步提及，技术效果则是评价发明是否具有显著的进步的重要指标，而技术手段虽在审查的原则性规定中为提及，在实例的分析中却大量涉及，且与区别技术特征的联系密切。技术手段就是技术方案的组成部分，通过它体现了技术特征。因此，国家知识产权局从技术手段而非技术方案入手，是为了能从更细节的角度表明专利与现有技术技术特征的差异。

从国家知识产权局出示的第41958号专利无效审查决定书的决定理由中，我们可以更好地掌握发明构思如何从上述三方面，对三步法判断创造性进行补充。

第一，两者解决的技术问题不同。该决定中先解决了餐饮服务的背景知识问题，通过对餐饮服务系统的流程的解读，将餐饮服务分为由厨师负责的备菜阶段、由传菜员负责的传菜阶段和由服务员负责的上菜阶段。证据1解决的只是传菜环节的人力成本，以及如何在相对狭小的空间提空餐饮服务的问题。但实际上还是需要服务员从服务台上取走食物再上菜，仍然没有解决不依赖人力服务而完成上菜服务的问题。可是虽然解决的技术问题不一样，但是该发明似乎可以通过证据1很轻易地得到将轨道延伸至餐桌的技术启示。这就需要进行第二步技术方案的解析。

第二，两者的技术手段不同。证据1为了节省空间的利用率而抬升了后厨区域，并通过较少的轨道固定方式就可以实现菜品的传送，但是传送的范围不能直达餐桌。尽管本领域的技术人员很容易想到可否将轨道延伸至餐桌，但这只是想法上的启示。将轨道突破服务台延伸到餐桌，需要考虑到餐厅的空间更大，餐桌的布局更分散，轨道的设置无疑将更复杂，因此本领域技术人员无法从证据1的技术方案中得到解决专利1所要解决的技术问题的启示。此处实际上进行了三步法第三步“对本领域技术人员是否显而易见”的判断，技术手段常与区别特征联系在一起进行第三步的判断。《专利审查指南》列举的认为现有技术存在技术启示的情形，除区别特征属于公知常识的以外都与技术手段相关。该发明的区别特征是“后厨工作区通过至少一条轨道线路与顾客就餐区的至少一张餐桌相连接或者可以连接”，因为该区别特征不属于证据1中的技术手段也不属于公知常识，所以证据1不属于对发明技术手段有技术启示的情形。

第三，两者的技术效果不同。本发明通过轨道运输直接将食物送到顾客的餐桌，实现了全新的就餐模式，既不会丧失餐饮服务原本的人力服务的优势，又给顾客提供了全新的体验，解决了传统餐饮服务员上菜的弊端，又实现了就餐环境、服务、人力成本、顾客体验多方面的兼顾，这些都是证据1无法实现的效果。¹⁰

（二）发明构思的具体使用方法

从餐饮服务系统专利无效审查案并结合其他研究成果，我们可以总结出发明构思在三步法判断中的使用方法。

第一步，在确定最接近现有技术的环节。餐饮服务系统案发生在复审阶段，最接近的现有技术由请求人提供。但对于专利申请阶段的审查，因为申请人不需要提交现有技术作为证据，审查员还需自行检索最接近的现有技术。在检索阶段对于发明构思的运用同样重要。检索的方式上一般采用特定领域检索和关键词检索。特定领域的检索即确定申请保护的专利属于什么技术领域，此种判断相对比较简单，但是随着科学技术不断地发展，技术领域的交叉不断加深以及崭新技术领域的出现，都对技术检索时技术领域的选取产生了影响。确定关键词的难度就比较大，专利申请的权利要求书和说明书中有时存在用词不准确，或为扩大权利要求而自行创造新词的情况，这些都会对关键词的选取产生误导。因此在确定关键词时，以发明构思为基础，在理解整个技术方案的前提下，确定主要技术特征中的关键词。

第二步，对于区别特征和技术问题的确认。技术问题的确认基于对区别特征的分析。当存在多个区别特征时，可以对区别特征进行筛选，剔除掉与发明构思没有关联的区别特征；当存在多个区别特征对应一个技术问题时，就不能割裂地看待区别特征，而是要在发明构思的指引下，归纳出解决同一个技术问题的区别技术特征。在第一个案例中，一审法院就是错误判断了区别特征，从而错误判断了技术问题。二审法院正式纠正了一审法院的错误，从发明构思出发，理解内板和本体的整个技术方案的作用。一审判决认为内板从位置和功能上相当于证据2中的框架板，是孤立的分析了内板的技术特征，除了对前面板的支撑作用外，它还与前面板形成了容置腔，为送风口盖板的移动提供了空间，而证据2中的框架板显然不具有这种结构和功能。至于本体，一审法院凭借轨道通过基座与框架板固定连接，且基座朝前面板一侧放置有轨道，认定结构、功能相同，认定基座相当于本体，显得有点草率，本体设在内板之上和基座与框架板固定连接结构上并不相同，所解决的技术问题也不相同，故实现的功能也不相同。一审法院未承认上述两项区别技术特征，只认定驱动件直接连接在本体这一区别技术特征，从而判断解决的技术问题是，如何连接盖板装置的驱动件。实际上一审法院未能在多个区别特征对应一个技术问题的情况下克服选择的困难。本案中，三个区别特征共同作用解决的技术问题是提供一个结构简单的盖板驱动装置。而证据2和发明的盖板驱动装置件有很大的差别，除了不存在内板和本体等结构外，盖板移动的方向也不同。

第三步，对于是否显而易见的确认。需要判断的是从现有技术能否得出本发明所采技术方案的启示。《专利审查指南》中强调了对现有技术要从整体上进行判断，但没有详细说明整体判断的方法。实际上，可以采用将发明和现有技术的发明构思进行整体对比的方法，从技术问题、技术手段、技术效果等多方面比较发明构思的差异。在发明构思存在本质上差异的情况下，可以认定非显而易见性。¹¹